Реферат: Передліцензійні угоди

Передліцензійні угоди

У тривалому процесі підготування й укладання договорів пропередачу технології певне місце займає початковий період входження розроблювачадо цього процесу. З одного боку, власник інтелектуальної власності, намагаючисьзацікавити партнера, хотів би при цьому зберегти певний контроль над своїмирозробками, не показуючи поки що всієї інформації. Як продати те, що побоюєшсяпоказати повністю, особливо коли не вистачає засобів на повноцінну правовуохорону? Його партнер, своєю чергою, що, врешті, готовий докласти зусиль дотехнології, хоче мати певні гарантії повернення вкладених коштів, а це вимагаєзнання всіх істотних деталей. Як купити те, чого не показують?

Переговори про укладання угоди на передачу технології можутьвиявитися важким процесом. Сторони, що беруть у них участь, повинні добре знатиодна одну, мати змогу вивчити різні варіанти співробітництва та знайти балансміж бажаннями кожної зі сторін.

Під час проведення переговорів докладніше з'ясовуються можливіризики, на які наражаються сторони. Кожна сторона повинна передати іншій інформацію,що тій украй необхідна, і жодна зі сторін не буде впевнена в прийнятномурезультаті переговорів доти, поки не буде досягнуто остаточної згоди. Тому приведенні складних переговорів загальноприйнятою практикою стало складанняпопередніх документів задля зменшення ризику для кожної зі сторін.

Щоб зберегти таємність переданої партнерові інформації, між усімазалученими до переговорного процесу сторонами можуть і мають бути укладеніугоди про конфіденційність. Протокол про наміри, що визначає спрямованістьсторін, можна підписувати як другий попередній документ. Розгляньмо детальнішеці два документи.

Угода про конфіденційність. Ціль угоди про конфіденційність – захист всієї інформації длясторони, що вступає в переговори. Перед початком проведення будь-якихконкретних переговорів стосовно передання технології всі залучені сторониповинні мати змогу оцінити пропоновану технологію. При цьому до уваги братимутьяк технологічні, так і комерційні можливості пропозиції.

Угоду про конфіденційність слід підготувати до того, яквідкриється доступ до технології. Договір про конфіденційність покладає насторону, що отримує інформацію, обов'язок повідомляти її тільки тим своїмпрацівникам, яким ця інформація необхідна для роботи, заради виконання якої їїпередають. Своєю чергою, ці працівники повинні зобов'язатися не розголошувати.Якщо за характером переданих відомостей передбачається копіювання інформації, вдоговір найчастіше вносять зобов'язання позначати всі такі копії відповіднимгрифом. Рекомендується вносити в договір про конфіденційність недвозначнийзапис про відсутність прав одержувача інформації на будь-яке її використання,крім обговореного в договорі.

Договір про конфіденційність часто передбачає передання інформаціїна певний термін, наприклад, на півроку, рік або два. Тоді в ньомупередбачається або повернення всіх носіїв інформації первинному власникові, абознищення їх, якщо повернення економічно не виправдане, а також встановлюється,що зобов'язання конфіденційності зберігаються визначений період і післязавершення терміну.

Однією з найважливіших умов успішного укладання договору пропередання технології є унеможливлення передчасного розкриття сутності ноу-хау,що наявне в багатьох угодах передачі прав, причому не обов'язково у виглядіоформлених конфіденційних матеріалів. Без жодного сумніву, якщо всятехнологічна інформація опублікована, то переговори про передачу прав можутьбути взагалі недоцільними.

Угоду про конфіденційність укладають для того, щоб сторона, якапередала інформацію, могла бути впевнена в тому, що одержувач інформаціїтриматиме її в секреті від інших сторін і використовуватиме тільки для себе йлише для визначених обговорених цілей. У такій угоді сторона, що має ціннуінформацію й збирається надати її третій стороні, може бути названа «Сторона,що надає інформацію», а та, що одержала інформацію, відповідно, «Одержувач».Обоє, «Сторона, що надає інформацію» та «Одержувач», можуть бути окремимиособистостями або організаціями.

Отже, можлива форма угоди про конфіденційність зводиться дотакого. «Одержувач» погоджується поводитись з інформацією як з конфіденційною іне розголошувати її іншій особі або організації. Первинна інформація, що маєбути розкрита, звичайно зазначається в описі, який формують сторони угоди.Однак якщо в перебігу обговорення або візитів «Одержувач» отримує більшеінформації, ніж це розкрито в переданих йому первинних документах, то вінзобов'язаний поводитися з цією інформацією так само, як з конфіденційною.

Використання інформації «Одержувачем» звичайно визначається взагальних умовах в описі, що є частиною угоди. Ці умови можуть відноситися довикористання інформації для того, щоб провести тести та випробовування,виконати оплачені роботи, використовувати її для технічного розвитку тощо.

До цієї умови можна долучити кілька вимог, що визначають, як«Одержувач» повинен контролювати за отриманням інформації, а саме:

-   тримати інформацію окремо від інших досьєкомпанії «Одержувача»;

-   обмежити копіювання тільки копіями,необхідними для погодженого використання цього матеріалу;

-   повертати ці матеріали за вимогою«Сторони, що надає інформацію».

Розгляньмо можливі формулювання найважливіших статей такої угодиміж двома фірмами – «Сторона, що надає інформацію» і «Отримувач», пам'ятаючи,що в них мають бути всі нормативно важливі пункти.

Перший пункт будь-якої угоди про конфіденційність має міститикороткий, але чіткий опис переданої технології. Треба зазначити основнітехнічні характеристики цієї технології й сферу її практичного застосування. Уцьому ж пункті можна зробити посилання про права власності сторони, щопропонує. Це посилання може містити таке: «Фірма АВ розробила нову систему контролюнагрівання сталевих виробів. Як розроблювач цієї технологи АВ є одноосібнимвласником цієї розробки, і вона подала заявку на патент 26 листопада 1995 року».

Саме на цій стадії потрібно визначити, яку частину інформаціїможна зробити доступною й чи передбачена по тому будь-яка спеціальна процедура.Насамперед має бути вміщене ґрунтовне означення, що саме варто вважатиконфіденційною інформацією: «Уцій угоді під конфіденційною інформацією розуміється будь-які відомості абодані конфіденційного характеру, що містять інформацію технічного характеру,відомості про розробку, маркетинг, продажі, експлуатацію, технічніхарактеристики, вартість, ноу-хау, про саме підприємство та технологічнийпроцес, наявності програмного забезпечення всіх видів носіїв, що містять аборозкривають подібну інформацію, методи, що стають доступними відповідно до цієїугоди».

Зробивши посилання на означення конфіденційної інформації внаступних пунктах, можна з їх допомогою дістати необхідний захист, не зважаючина характер інформації, що розкривається. В подальшому можлива процедурапередачі інформації. Бачиться також корисним здійснити чітке розмежування між конфіденційноюта неконфіденційною інформаціями: «Переданафірмі БГ інформація вважатиметься конфіденційною, якщо на момент її переданняконфіденційний характер письмово підтверджений фірмою АВ. Список усієїпереданої конфіденційної інформації додається до протоколів кожної наради,проведеної сторонами».

За цим має слідувати зобов'язання власника технології забезпечитипартнерові доступ до неї, а також зобов'язання одержувача інформаціївикористовувати її з обмеженою метою: «ФірмаАВ згодна забезпечити фірмі БГ доступ до своєї конфіденційної інформації зєдиною метою – забезпечити оцінку вищезгаданої технології, для того щоб БГвизначила свою зацікавленість у взаємовигідній діловій угоді.

Ця конфіденційна інформація, отже,складатиметься з:

-   вищезгаданої заявки напатент;

-   результатіввипробовувань, проведених АВ;

-   результатівмаркетингового дослідження за станом на Відповідно до цієї угоди

а)       всюпередану конфіденційну інформацію фірма БГ не може передавати, розголошувати абопоширювати будь-яким шляхом або в будь-якій формі та будь-кому;

б)       для запобігання розголошенню будь-якійіншій стороні конфіденційну інформацію повинна оберігати фірма БГ з таким самимступенем обережності, ніби це її власна інформація подібної важливості таконфіденційності. Фірма БГ несе відповідальність за розголошення конфіденційноїінформації фірми АВ тільки в разі недотримання першого зі всіх згаданихнеобхідних запобіжних заходів;

в)       конфіденційну інформацію БГ не повиннавикористовувати у власних цілях, за винятком точно зазначених тут випадків, безсвоєчасного попереднього чіткого письмового дозволу фірми АВ».

До угоди про конфіденційність додатково слід внести статтю проповернення всієї переданої інформації. У ній можна зазначити два моменти:повернення всієї інформації за вимогою її власника та зобов'язання, що всяінформація буде повернута власникові у випадку, якщо переговори призведуть донегативного результату.

«Уся конфіденційна інформація залишаєтьсявласністю фірми АВ і повертається їй протягом тридцяти днів від моментуодержання фірмою БГ письмової вимоги від фірми АВ, що пропонує повернутиконфіденційну інформацію.

Якщо після закінчення 6 місяців, починаючи відмоменту підписання цієї угоди, сторони не дійшли остаточної згоди про їхнємайбутнє співробітництво, фірма БГ негайно повертає всю конфіденційнуінформацію фірмі АВ.

БГ не має права залишати собі в будь-якомувигляді будь-яку копію будь-якої частини конфіденційної інформації^.

Зобов'язання, що містяться в угоді про збереженняконфіденційності, залишаються чинними протягом наступних 5 років післязавершення терміну дії цієї угоди.

Ці пункти можна використовувати як зразок під час складання угодипро конфіденційність. Але така угода ніколи не замінить двох складовихелементів, на яких мають ґрунтуватися будь-які переговори:

-   довіра один до одного між усіма залученимисторонами;

-   розумна передбачливість власникатехнології.

Протокол про наміри. Тоді як угода про конфіденційність є офіційним документом,відповідно до якого залучені сторони беруть на себе зазначені зобов'язання,роль листа про наміри набагато обмеженіша й скромніша.

Сторони почали переговори, і вони можуть пояснити свої власніпозиції. Вони відчувають, що угоди між ними можна досягти, але на це будепотрібно певні час і зусилля. Однак для просування переговорів буде кориснописьмово зафіксувати ті пункти, за якими вже досягли згоди.

При цьому залишаються й інші нерозв'язані питання. Звичайно, жодназі сторін не хоче брати на себе зобов'язання доти, поки не досягнуто згоди закожним окремим пунктом. Отже, є два боки кожного протоколу про намір:викладення вже досягнутих домовленостей, але водночас і твердження, що жодна зісторін не може бути пов'язана цим проміжним листом доти, поки не будутьвладнані інші питання.

Протокол про наміри може містити також певні зобов'язання.Зазвичай це загальні зобов'язання вести переговори «з цілковитою довірою» абобільш визначене зобов'язання не починати переговорів з іншими сторонами, покитриває це обговорення. Складання такого документа слід здійснювати особливостаранно. Щоб не бути зв'язаним усіма пунктами протоколу про наміри, а лише їхвизначеною кількістю, потрібно провести чітке розмежування між цими двомавидами зобов'язань.

Пункти протоколу про наміри істотно не відрізнятимуться відпунктів звичайної остаточної угоди. Якщо, наприклад, сторони вже домовилися проспосіб передання технології, про залучені ринки або про визначення попередньоїстадії вивчення, то це можна викласти в протоколі про наміри. Але основнанебезпека, що міститься в такому документі, полягає в тому, що сторона, яка небажає поки зв'язувати себе, бере на себе офіційні зобов'язання стосовноконтрактного партнера в результаті підписання такого протоколу.

Перше, про що потрібно пам'ятати, – це те, що протокол або листпро наміри може називатися по-різному, але назва навряд чи вплине на юридичнучинність документа. Чи назвете ви його листом про наміри, листом продомовленості або меморандумом про домовленості – тільки зміст документа, а нейого назва визначатиме силу зобов'язань. Назва може дати певні вказівки протлумачення документа, але не вона згодом матиме вирішальне значення.

Як було зазначено раніше, слід провести чітке розмежування міжрізними видами статей листа про наміри: вже досягнуте зобов'язання, часткова угода і зміст подальших переговорів.

Отже, структура листа про наміри має бути такою: «Під час переговорів сторони дійшли згоди протаке. Вони продовжуватимуть переговори на основі цілковитої довіри й непочинатимуть будь-яких переговорів, що стосуються передання пропонованої технології,з будь-якою третьою стороною. Обидві сторони заявляють, що цей документ неозначає введення в силу зобов'язальної для обох сторін угоди про переданнятехнології й що тільки після досягнення повної домовленості за всіма іншимипунктами сторони будуть пов'язані цією угодою».

Подібна типова основа застосовується практично скрізь, але прицьому необхідно ретельно формулювати кожну умову.

Якщо ви ведете переговори з партнером, що знаходиться вконтинентальній Європі, потрібно бути ще завбачливішим. Керуючисьангло-американською юридичною системою, сторони можуть бути пов'язанізобов'язаннями тільки на підставі письмового документа. Юридична ж системаконтинентальної Європи надає більшого значення волевиявленню залучених сторін.Відповідно до юридичної системи континентальної Європи сторони, що досяглиугоди про найважливіші елементи угоди, можуть вважатися пов'язаними ними,навіть якщо документа ще не написано й не підписано. Труднощі тут полягають удоведенні наявності домовленості, а лист про наміри якраз може стати такимдоказом.

Якщо хтось не хоче бути зв'язаний зобов'язаннями, то він неповинен підписувати жодних заяв, де визнає той факт, що за всіма основнимипунктами угоди домовленості вже досягнуто й залишилося тільки прояснити кільканезначних моментів. Такий документ, безсумнівно, може бути витлумачений у судіяк зобов'язальна угода.

Усі посилання на зроблену пропозицію та прийняття її, навіть унайзагальнішій формі, також можуть нести в собі небезпеку, тільки-но пропозиціяприйнята. Саме тому не рекомендується в лист про наміри вносити зобов'язаннящодо виплати компенсації, якщо не буде досягнуто остаточної згоди. Зазначенезобов'язання, безсумнівно, може послужити підтвердженням того, що цей документмав на меті змусити сторін-учасниць узяти на себе зобов'язання. На завершеннякорисно наголосити, що лист про наміри може бути не тільки небезпечним, але йдорогим документом, тому що всі обговорені вище елементи листа про намірироблять його нібито не строго зобов'язальним документом, то можна поставитизапитання: навіщо сторони взагалі повинні підписувати подібний документ або,навпаки, чому вони мають його остерігатися?

Цінність листа про наміри, безсумнівно, більшою мірою моральна,ніж юридична. Це означає, що санкції за недотримання листа про наміри можутьбути також моральними, але не слід забувати, що такі санкції можуть бутинабагато ефективнішими, ніж суто юридичні. Втрата можливого клієнта, і,ймовірно, не тільки за цією угодою, а також спаплюження доброго імені можутьмати свої довгострокові наслідки і можуть виявитися навіть істотнішими, ніжвиграш конкретної справи в суді. Крім того, в умовах обмеженої кількостіінформації про партнерів, коли не досягнуто взаємної довіри, часто буває бажаноякось зафіксувати початок ділових контактів і намітити шляхи їх подальшогорозвитку. Це можна зробити шляхом підписання протоколу про наміри.

Протокол про наміри, не накладаючи на сторін конкретнихзобов'язань, фіксує їхні наміри і містить зазвичай план подальших переговорів.У ситуації, коли сторони через згадані раніше й інші причини ще не готові взятина себе конкретні зобов'язання, протокол про наміри виявляється єдиною формою,в якій можуть бути зафіксовані початкові взаємини сторін.

Протокол про наміри дозволяє одержати визначену інформацію пропартнера. Крім ідентифікації сторін, преамбула зазвичай містить визначенняможливостей сторін і цілей, які вони ставлять перед собою при вступі вдоговірні відносини. Поважна фірма, що піклується про свою репутацію, недопустить внесення до будь-якого підписаного нею документа неправдивихпосилань. Наприклад, якщо можливості партнера полягають у посередництві, а не увиробництві й відповідно метою є сприяння використанню, а не використаннявинаходу на території визначеної країни або регіону, це буде уточнено вже приузгодженні преамбули протоколу про наміри й дозволить точніше орієнтуватися увзаєминах з партнером.

При формулюванні можливостей розробникові прийдеться визначити,які є права в третіх осіб на ці об'єкти і за потреби вчасно вжити заходів допридбання потрібних прав.

Змістовна частина протоколу фіксує намір виконати визначеніпідготовчі заходи.

Такі умови зобов'яжуть розроблювача вчасно провести відповідніроботи ефективніше, ніж усна домовленість, що легко забувається, навіть якщовона зафіксована в записі бесіди, що його зробив протокольний працівник.Відзначимо, що цивільне законодавство визначає договір як угоду двох абокількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав іобов'язків. Під це широке означення підпадає й протокол про наміри. Підписаннята хід виконання протоколу про наміри показують ступінь серйозності намірівсторін.

Опціонний договір. При проведенні переговорів про передання технічної та комерційноїінформації, яка є не запатентованою і зберігається в таємниці, партнериповодяться надто обережно. Власник ноу-хау, природно, побоюється розкриватийого до укладання договору. Зі свого боку, покупець може не бути впевненим уповній готовності об'єкта угоди. У низці випадків йому для ухваленняостаточного рішення про укладання договору потрібна перевірка можливостіреалізації й ефективності ноу-хау в себе на виробництві або, наприклад, успеціальних кліматичних умовах. Іноді зацікавленому покупцеві, для того щобвизначитися, бракує технічної інформації, а продавець зводить її в рангноу-хау.

Ситуація може бути близькою до тупикової, коли, з одного боку,передчасне розкриття всіх подробиць, зокрема й апробація ноу-хау, дає змогупотенційному покупцеві скористатися ноу-хау без укладання угоди, а продавцязалишає щонайменше з упущеною вигодою. З іншого боку, без одержання цихвідомостей покупець сильно ризикує, якщо в нього немає об'єктивних доказівефективного використання ноу-хау на своєму підприємстві. І тому він можевзагалі відмовитися від такої угоди. Щоб розв'язати цю проблему, партнериукладають опціонний договір на ноу-хау з такими суттєвими умовами:

1.Продавець передає покупцеві технічну документацію або іншийобговорений матеріал, що будь-яким чином розкриває ноу-хау.

2.Покупець дістає правопротягом обговореного терміну зробити дослідну перевірку технології за ноу-хауна своєму підприємстві.

3.Покупець зобов'язується дотримуватиконфіденційність стосовно ноу-хау.

4.Покупець зобов'язуєтьсяпісля закінчення терміну дії опціонного договору не використовувати ноу-хау безвисновку основного договору про передання ноу-хау.

5.Продавець, якщо покупецьпісля дослідної перевірки побажає, гарантує укладання договору про переданняноу-хау.

6.Продавець повиненгарантувати, що до закінчення терміну опціонного договору не пропонуватименоу-хау третім особам.

7.За змогу ознайомитись зноу-хау, за ризик, пов'язаний з його розкриттям, а також за тимчасове, натермін договору, припинення дій продавця з реалізації ноу-хау покупець виплачуєпродавцеві визначену опціонним договором суму винагороди. За окрему винагородупродавець може поставити покупцеві зразок продукції, що виготовляється звикористанням ноу-хау.

Отже, покупець дістає змогу оцінити економічну доцільністьпридбання ноу-хау. Якщо протягом передбаченого опціонним договором терміну міжсторонами буде укладено основний договір про передання ноу-хау, то сума,сплачена за опціонним договором, може бути зарахована в рахунок винагороди.Сума, сплачена за опціонним договором, поверненню не підлягає, якщо основнийдоговір про передання прав не буде укладено.

Важливою умовою опціонного договору є зобов'язання покупцявикористовувати технічну документацію та будь-яку інформацію, отриману відпродавця, тільки для цілей дослідної перевірки можливості використання ноу-хау,а також зберігати конфіденційність, починаючи необхідні заходи, зокрема йобмежуючи відповідними зобов'язаннями свій персонал. При порушенні цьогозобов'язання, що стало наслідком розкриття ноу-хау, покупець відшкодовуєпродавцеві зазнані збитки. Не менш важливими умовами є гарантії продавцятимчасово не пропонувати ноу-хау нікому іншому, а також укладати договір пропередання ноу-хау, якщо покупець після дослідної перевірки, оцінивши можливістьта економічну доцільність використання ноу-хау на своєму підприємстві, приймерішення про придбання.

Якщо економічна доцільність укладання договору про передачуноу-хау не буде встановлена, то покупець поверне продавцеві технічнудокументацію, а також інформацію, на підставі якої приймалося рішення.

Очевидно, що обидві сторони дістають вигоди від подібногодоговору. Зокрема, продавець має змогу частково відшкодувати витрати зпроведення НДДКР за рахунок винагороди. Як правило, ціна опціонного договорустановить 20–30% від вартості передбачуваної майбутньої угоди й не повертаєтьсяпокупцеві в разі його відмови від ліцензійного договору. Інформація, напідставі якої покупець приймав рішення про недоцільність придбання ноу-хау,допомагає продавцеві доробити, поліпшити свою розробку.

Покупець також знаходить переваги. На більш пільгових умовах, ніжпридбання ноу-хау, він дістає право оцінити власні можливості щодо впровадженняновації. При цьому він одержує зразки продукції, яку може випускати вмайбутньому, і необхідну технічну допомогу продавця. Це гарна підмога длявивчення ринку майбутнього товару. Така форма угоди, як опціонний договір, єзручною й вигідною для обох сторін.

Крім уже названих умов, подібний договір містить у собі, якправило, порядок передачі документації, надання технічної допомоги, порядокрозв'язання спорів, зокрема й арбітражне застереження, умови достроковогоприпинення дії договору, а також має всі необхідні атрибути договору.

Додатково опціонний договір може містити в собі суттєві умови, наяких у майбутньому укладатиметься договір про передачу ноу-хау.